Het belang van heldere definities van alle octrooitermen en sterke terugvalposities (Toepassing van Besluit G1/24)

Onlangs, op 11 december 2025, heeft de Kamer van Beroep die de zaak behandelde die leidde tot Besluit G1/24, het betreffende octrooi ingetrokken.

Het betwiste octrooi (EP3076804)

Het betreffende octrooi betrof “een verwarmd aerosolgenererend artikel voor gebruik met een elektrisch aangedreven aerosolgenererend apparaat omvattende een verwarmingselement” (met andere woorden, een e-sigaret-navulling…).

De hoofdconclusie van dit verleende octrooi luidt als volgt:

Een verwarmde aerosolgenererend artikel (1000, 2000) bedoeld voor gebruik met een elektrisch aangedreven aerosolgenererend apparaat (3010) omvattende een verwarmingselement (3100), het aerosolgenererende artikel omvattende een aerosolvormend substraat (1020, 2020) dat radiaal is omgeven door een plaat in thermisch geleidend materiaal (1222, 2222), waarbij het aerosolvormende substraat een samengevouwen plaat (“gathered sheet” in de authentieke Engelstalige versie) aerosolvormend materiaal omvat, omgeven door een omhulsel, waarbij het omhulsel de plaat in thermisch geleidend materiaal is die fungeert als een thermisch geleidende vlambarrière om warmte te verspreiden en het risico op ontsteking van het aerosolvormende substraat te verminderen wanneer een gebruiker het aerosolgenererende artikel aan een vlam blootstelt.

De argumenten van de opponent

Na de verlening van dit octrooi heeft een Chinese concurrent oppositie ingesteld, in het bijzonder voor een gebrek aan nieuwheid ten opzichte van een document uit de stand van de techniek dat niet werd geciteerd tijdens de onderzoeksprocedure tot verlening. In dit document uit de stand van de techniek, EP2368449 B1 (hierna D1) wordt een artikel beschreven met kenmerken die binnen de hoofdconclusie vallen en waarin een tabaksblad tot een buis is opgerold.

De octrooihouder verdedigde zich door te stellen dat het in het document uit de stand van de techniek beschreven opgerolde blad geen “gathered sheet” was.

Hierop volgden lange debatten over de interpretatie die een vakman zou kunnen geven aan de term “gathered sheet” (“gathered sheet” in de authentieke Engelse tekst en “zusammengefasstes Flächengebilde”, een gecondenseerde vlakke structuur, in de Duitse vertaling van de conclusies). De opponent wees erop dat de octrooibeschrijving een definitie bevatte van de term “gathered sheet” als een blad tabaksmateriaal dat is opgerold, gevouwen of op andere wijze samengedrukt of strakgetrokken, nagenoeg dwars op de cilindrische as van de stengel.

De octrooihouder’s standpunt was dat de reikwijdte van het octrooi bepaald wordt uitsluitend op basis van de conclusies en dat de term “gatered sheet” een door de vakman gekende term is, die, bij het lezen van uitsluitend de conclusies los van de beschrijving, zou hebben aangenomen dat deze term betrekking had op een blad omvattende plooien.

Beslissing van de oppositiedivisie

In eerste instantie gaf de oppositiedivisie de octrooihouder gelijk en oordeelde dat een opgerold blad zoals in document D1 geen geplooid blad is en dat de conclusies bijgevolg nieuw zijn in het licht van document D1.

Beroep van de opponent

De opponent ging in beroep tegen deze beslissing en betoogde dat een vakman geen duidelijke definitie van de term “gathered sheet” ter beschikking had. Volgens de opponent was daarom de definitie van de term zoals in de beschrijving opgenomen van toepassing, en omvat deze definitie een opgerold tabaksblad.

In haar voorlopige oordeel achtte de Kamer van Beroep het essentieel om te weten hoe de conclusies geïnterpreteerd dienen te worden alvorens over hun nieuwheid te kunnen oordelen.

Hoewel Art. 84 EOV bepaalt dat conclusies duidelijk en bondig moeten zijn en gebaseerd moeten zijn op de beschrijving, bevat het Europees Octrooiverdrag (EOV) geen bepaling over de interpretatie van conclusies in relatie tot documenten uit de stand van de techniek.

Art. 69 EOV bepaalt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi of de octrooiaanvraag wordt bepaald door de conclusies. De beschrijving en de tekeningen worden echter gebruikt voor de interpretatie van de conclusies.

Er bestaat een Protocol inzake de interpretatie van Art. 69 EOV om te verduidelijken hoe conclusies moeten worden geïnterpreteerd om de beschermingsomvang van een octrooi of octrooiaanvraag vast te stellen. Art. 69 EOV en het bijbehorende interpretatieprotocol hebben echter betrekking op de beschermingsomvang van het octrooi of de octrooiaanvraag, en niet op de interpretatie van conclusies bij de beoordeling van de octrooieerbaarheid van een uitvinding.

In de jurisprudentie van de Kamers van Beroep komen twee tegengestelde interpretaties naar voren:

• Een eerste benadering die stelt dat een definitie van een term in de beschrijving niet buiten beschouwing kan worden gelaten om de nieuwheid ten opzichte van de stand van de techniek vast te stellen;
• Een tweede benadering die stelt dat de beschrijving slechts in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt mag worden om de conclusies te interpreteren, en dat het gebruik van een term in de beschrijving niet gerechtvaardigd is indien deze duidelijk is in de conclusies.

Geconfronteerd met deze tegenstrijdige jurisprudentie, verwees de Kamer van Beroep de zaak door naar de Grote Kamer van Beroep om een ​​uniforme toepassing van de wet te waarborgen.

Hierbij dienen we op te merken dat de Kamer van Beroep erop wijst dat een restrictieve interpretatie van de conclusie, waarbij de definitie in de beschrijving wordt genegeerd, in strijd kan zijn met een ruime interpretatie door een nationale rechter of door het Uniforme Octrooigerecht. Met andere woorden, de octrooihouder zou zijn octrooi bij een octrooieerbaarheidsbeoordeling kunnen verdedigen door een restrictieve interpretatie van zijn conclusies aan te voeren, terwijl dezelfde houder in een inbreukprocedure een ruimere bescherming zou kunnen inroepen op basis van de ruimere definitie in de beschrijving.

De beslissing van de Grote Kamer van Beroep

De Grote Kamer van Beroep heeft, na opmerkingen van derden te hebben ontvangen en na beraadslaging, in haar beslissing G1/24 geconcludeerd:

De conclusies vormen het uitgangspunt en de basis voor het vaststellen van de octrooieerbaarheid in de zin van de Art. 52-57 EOV. De beschrijving en de tekeningen moeten altijd worden geraadpleegd om de conclusies te interpreteren bij het vaststellen van de octrooieerbaarheid van een uitvinding op grond van de Art. 52-57 EOV, en niet enkel als een vakpersoon een conclusie onduidelijk of dubbelzinnig vindt bij zelfstandige lezing.

Toepassing van beslissing G1/24

Na deze beslissing van de Grote Kamer van Beroep werd de zaak terugverwezen naar de Kamer van Beroep.

In haar hoofdverzoekschrift bleef de octrooihouder de verleende conclusies verdedigen en betoogde dat beslissing G1/24 verwees naar een eerste fase van interpretatie van de conclusies als zodanig, en een tweede fase van raadpleging van de beschrijving, maar dat deze afweging moet worden gemaakt door de vakpersoon die de conclusies reeds heeft bestudeerd.

De octrooihouder was van mening dat de beschrijving als geheel meer gewicht gaf aan een interpretatie waarbij het opgevouwen/gestapelde blad geen blad was volgens document D1 en dat de enige afwijkende leer in de octrooibeschrijving beperkt was tot de definitie in paragraaf [0035].

In een aanvullend verzoek schrapte de octrooihouder paragraaf [0035], die de definitie van een opgevouwen/gestapeld blad bevatte. Volgens de octrooihouder had deze definitie tot gevolg dat de reikwijdte van de conclusie werd beperkt door de mogelijkheid uit te sluiten dat het blad kon worden opgerold.

Hierop concludeerde de Kamer van Beroep in de mondelinge zitting op 11 december 2025 dat:

• voor het hoofdverzoek de Kamer van Beroep beslissing G1/24 toepaste en van mening is dat de term “opgevouwen blad” moet worden geïnterpreteerd volgens de ruime definitie in paragraaf [0035] en dat de conclusie bijgevolg niet nieuw is in het licht van D1;
• het hulpverzoek in strijd met Art. 123(2) en 123(3) EOV is wegens:

1 ) de introductie van een nieuwe tussenliggende veralgemening tussen de oude definitie en het specifieke voorbeeld; in strijd met Art. 123(2) EOV: een Europese octrooiaanvraag of een Europees octrooi mag niet zodanig worden gewijzigd dat het onderwerp ervan verder reikt dan de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag; en

2 ) het verwijderen van een oude beperking die impliciet in de conclusie was opgenomen; in strijd met Art. 123(3) EOV: Een Europees octrooi mag niet zodanig worden gewijzigd dat de bescherming die het biedt, wordt uitgebreid.

Als gevolg hiervan werd het octrooi ingetrokken.

Te onthouden

Hoewel het altijd gemakkelijk is om achteraf conclusies te trekken over situaties, is het toch mogelijk om er lessen uit te trekken om dit soort problemen bij de interpretatie van vage termen te voorkomen. We raden daarom aan om vanaf het begin:

• De gewenste bescherming voor uw product/proces duidelijk te definiëren;
• Een grondig onderzoek naar de stand van de techniek uit te voeren;
• De gevonden documenten uit de stand van de techniek te analyseren om uw uitvinding ten opzichte van deze documenten te positioneren en te anticiperen op eventuele bezwaren met betrekking tot gebrek aan duidelijkheid, nieuwheid of uitvinderswerkzaamheid;
• Elke term duidelijk te definiëren en te zorgen voor consistentie tussen de beschrijving en de conclusies;
• Te controleren of elke term niet voor verschillende interpretaties vatbaar is;
• Een nauwkeurige beschrijving te geven van de essentiële kenmerken van de uitvinding, indien mogelijk met behulp van tekeningen. In dit geval had het blad, waarvan de vorm een ​​essentieel kenmerk leek te zijn, gedetailleerder kunnen worden beschreven, waardoor het gemakkelijker te onderscheiden zou zijn geweest van de stand van de techniek;
• Brede termen te gebruiken die verschillende mogelijkheden omvatten en één of meer terugvalposities voor elke brede term te hebben (in de tekst of in de conclusies) die convergeren naar de oplossing die daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld: “een verfrommeld/opgevouwen blad” had gedefinieerd kunnen worden als “een blad tabaksmateriaal dat gerold, gevouwen of op andere wijze samengedrukt of strakgetrokken is, in wezen dwars op de cilindrische as van de stengel, bij voorkeur een blad tabaksmateriaal met ten minste één plooi”.